創(chuàng)造性評(píng)述中的“容易想到”與“常規(guī)技術(shù)手段”

審查員在采用三步法評(píng)述創(chuàng)造性時(shí)，經(jīng)常會(huì)找出本發(fā)明與對(duì)比文件的區(qū)別技術(shù)特征；然后指出這些區(qū)別技術(shù)特征是容易想到的，例如是公知常識(shí)、常用技術(shù)手段、常規(guī)選擇和設(shè)置、有限次實(shí)驗(yàn)即可得到、本領(lǐng)域普遍需求及設(shè)計(jì)、對(duì)于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說顯而易見并不需要付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)等；進(jìn)而得出本發(fā)明相對(duì)于對(duì)比文件不具有創(chuàng)造性的結(jié)論。

但實(shí)際上創(chuàng)造性的評(píng)判需要判斷的是本發(fā)明的技術(shù)方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，而不是“容易想到”?！叭菀紫氲健弊鳛樵u(píng)判標(biāo)準(zhǔn)本身就存在一定的主觀性，由于審查員在評(píng)述過程中首先會(huì)看到本發(fā)明的技術(shù)方案，這樣很容易將“可能”當(dāng)作“容易”，從而導(dǎo)致犯事后諸葛亮的錯(cuò)誤。因此，在創(chuàng)造性評(píng)述中使用“容易想到”時(shí)，需要合理的邏輯分析和推理，需要具有強(qiáng)的說服力，才能令人信服。

具體而言，在使用“容易想到”時(shí)，首先，應(yīng)判斷審查員所認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征是否準(zhǔn)確；其次，應(yīng)考慮區(qū)別技術(shù)特征所涉及的技術(shù)問題是否顯而易見的，只有這樣，本領(lǐng)域技術(shù)人員才能夠基于該技術(shù)問題考慮采用何種技術(shù)手段來解決該技術(shù)問題，若技術(shù)問題都不是顯而易見的話，更沒有動(dòng)機(jī)去考慮解決該技術(shù)問題的技術(shù)手段，這里為了更具有說服力可以具體說明本發(fā)明人是如何發(fā)現(xiàn)該技術(shù)問題進(jìn)而采用相應(yīng)的技術(shù)手段來解決該技術(shù)問題；再次，應(yīng)考慮該技術(shù)手段在本領(lǐng)域中是否顯而易見，如果解決技術(shù)問題的技術(shù)手段并不是容易想到的，例如可能會(huì)有多種多樣的技術(shù)手段來解決該技術(shù)問題，則不能用“容易想到”來否定其創(chuàng)造性。

另外，審查員在進(jìn)行“常規(guī)技術(shù)手段”的評(píng)述時(shí)，往往不會(huì)主動(dòng)提供能夠證明區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)的證據(jù)，而只會(huì)通過簡(jiǎn)單的說理將區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)。

對(duì)此在《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章3.2.1.1節(jié)中所記錄的公知常識(shí)具體為“下述情況，通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示：( i )所述區(qū)別特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書中等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段… …”。另外，在《審查操作規(guī)程》（2008版）實(shí)審分冊(cè)第四章1.3.1節(jié)中所記錄的公知常識(shí)具體為“以下情形可以認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)整體上存在技術(shù)啟示：（1）所述區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)，例如，所屬領(lǐng)域中用于解決發(fā)明所解決的技術(shù)問題的慣用手段，教科書或工具書等中披露的解決發(fā)明所解決的技術(shù)問題的技術(shù)手段，或者教科書、工具書中為解決相關(guān)技術(shù)問題而引用的其他文獻(xiàn)披露的內(nèi)容… …”。

因此，針對(duì)“常規(guī)技術(shù)手段”評(píng)述的答復(fù)，具體可以通過以下幾種方式進(jìn)行答復(fù)。

（1）申請(qǐng)人可以通過主動(dòng)舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在本領(lǐng)域中解決專利申請(qǐng)實(shí)際要解決的技術(shù)問題時(shí)所采用的技術(shù)手段與區(qū)別技術(shù)特征是不相同的。

（2）申請(qǐng)人可以通過分析區(qū)別技術(shù)特征在專利申請(qǐng)中實(shí)際要解決的技術(shù)問題與審查員認(rèn)定的公知技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題之間的區(qū)別，以便向?qū)彶閱T證明該區(qū)別技術(shù)特征在專利申請(qǐng)中實(shí)際要解決的技術(shù)問題沒有被公知常識(shí)公開。

（3）申請(qǐng)人可以通過分析區(qū)別技術(shù)特征在專利申請(qǐng)中達(dá)到的技術(shù)效果與審查員認(rèn)定的公知技術(shù)特征所達(dá)到的技術(shù)效果之間的區(qū)別，以便向?qū)彶閱T證明該區(qū)別技術(shù)特征在該專利申請(qǐng)中產(chǎn)生了意想不到的技術(shù)效果。

（4）申請(qǐng)人可以通過說理分析或舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在現(xiàn)有技術(shù)中不存在該區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示。

（5）申請(qǐng)人可以通過說理分析或舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在該專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日或優(yōu)先日之前該區(qū)別技術(shù)特征不是公知常識(shí)。

總之，在答復(fù)“容易想到”的評(píng)述時(shí)，應(yīng)判斷是否能夠通過合乎邏輯的推理得到合理的結(jié)論，若在推理的過程中，某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題則無法得出合理的結(jié)論。而在答復(fù)“常規(guī)技術(shù)手段”時(shí)，應(yīng)確認(rèn)與區(qū)別技術(shù)特征相關(guān)的常規(guī)設(shè)置究竟是什么，進(jìn)而尋找區(qū)別技術(shù)特征與已經(jīng)確定的常規(guī)設(shè)置的差異，基于該差異判斷已經(jīng)確定的常規(guī)設(shè)置是否構(gòu)成技術(shù)偏見，以及該差異能否克服技術(shù)偏見，并取得新的技術(shù)效果。如此一來，在進(jìn)行答復(fù)時(shí)，說理性更強(qiáng)，更容易獲得審查員的認(rèn)可，進(jìn)而獲得授權(quán)。